A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19/6/2012, causa C-307/10, caso IP TRANSALTOR l’UAMI ha ribadito a tutti gli Uffici Marchi una comunicazione con la quale raccomanda che, al momento del deposito di un marchio, siano indicati “con chiarezza e precisione” i prodotti e/o servizi nell’ambito dei quali si intende tutelare il marchio stesso.

La sentenza “IP TRASLATOR” della Corte Europea ha affermato difatti che:

- la registrazione del marchio in un Registro pubblico deve permettere di interpretare chiaramente l’ambito di tutela dei diritti registrati;

- l’identificazione dei prodotti e servizi deve essere fatta in modo chiaro e preciso nella domanda di registrazione;

- il titolare di un marchio deve precisare se la sua domanda di registrazione verte su tutti i prodotti compresi in una specifica classe oppure solo su alcuni.

L'UAMI  già aveva predisposto, subito dopo l’emanazione della sentenza, una serie di direttive contenenti indicazioni su come applicare tale provvedimento anche in relazione ai casi pregressi costituiti da marchi pendenti o registrati stabilendo che le domande e le registrazioni depositate/registrate prima del 21 giugno 2012 e che rivendicano il titolo generale della classe, siano ritenute come intenzione del richiedente di rivendicare tutti i prodotti e/o i servizi compresi nella classe. Nel mentre, a partire da tale data l’Ufficio Europeo ha ritenuto opportuno che il richiedente indicasse espressamente se fosse sua intenzione rivendicare tutti i prodotti e/o i servizi compresi nella classe o, in caso contrario, specificasse con chiarezza e precisione quali prodotti e/o servizi proteggere.

Con la nuova comunicazione l’UAMI ha ribadito che:

- che i prodotti e/o i servizi per i quali è richiesta la tutela siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione.

- che nulla osta all’impiego delle indicazioni generali delle intestazioni delle classi, purché tale identificazione sia sufficientemente chiara e precisa.

- che chi richiede un marchio nazionale deve comunque precisare se la sua domanda di registrazione sia intesa a coprire tutti i prodotti o i servizi  compresi nell’elenco della classe indicata o solo taluni di tali prodotti o servizi (e in tal caso ha l’obbligo di specificare quali essi siano).

In questo modo si è ritenuto si possa garantire una maggiore trasparenza e comprensione non solo a vantaggio degli esaminatori delle vertenze che vedono contrapposti marchi simili/uguali per le medesime classi ma anche gli stessi consumatori.