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Il trasferimento di tecnologia ed il contratto di licenza

L’innovazione tecnologica rappresenta uno dei tratti caratteristici della nostra società, tanto da avere modificato in modo più che considerevole l’attività umana in ogni sua concreta manifestazione. Le società avanzate hanno compiuto sforzi economici e di programmazione sempre più rilevanti nel settore della ricerca determinando in tal modo un effetto per certi versi “strabiliante” di accelerazione nel conseguimento dell’innovazione tecnologica e nel suo superamento progressivo.

Una delle conseguenze  di tali dinamiche è rappresentato  dalla sempre maggiore diversificazione e complessità dei prodotti e  dalla repentina obsolescenza delle tecnologie. Questo ultimo fattore in particolare ha spinto gli operatori economici a confrontarsi con la problematica rappresentata dalla necessità di proteggere, acquisire e sfruttare tecnologia e di conseguenza un tipo di proprietà, quella industriale, legata alla conoscenza scientifica e caratterizzata dalla intrinseca immaterialità.[1]

Moderni dilemmi: acquisire o produrre?

Gli operatori economici si sono dovuti confrontare in particolare con le criticità rappresentate, da una parte dalla necessità di “conseguire” velocemente proprietà industriale per offrire prodotti competitivi sul mercato e, dall’altra, dalla crescita esponenziale dei costi necessari per “fare ricerca” con risorse proprie.

In questa ottica l’élan vital dell’innovazione tecnologica, sciogliendo il ricorrente dilemma del make or buy, ha esaltato la tendenza – soprattutto delle imprese di piccole e medie dimensioni - di ammodernare la propria attività attraverso forme contrattuali finalizzate lato sensu all’acquisizione della proprietà industriale da soggetti terzi.

Del resto è di tutta evidenza come l’acquisizione di una tecnologia da soggetti terzi possa garantire vantaggi, quali ad esempio:

-                      un risparmio dei costi altrimenti necessari per conseguire in autonomia la tecnologia desiderata;

-                      l’eliminazione del rischio di investire in un progetto di ricerca e sviluppo senza riuscire a raggiungere gli obiettivi desiderati;

-                      la possibilità di ottenere un ammodernamento ed una crescita della competitività in tempi ristretti;

-                      la possibilità di immettere sul mercato prodotti già testati da terzi, il cui costo di commercializzazione potrebbe rivelarsi insormontabile.

Dal punto di vista dell’operatore economico detentore della tecnologia, oggetto di trasferimento, i benefici sono (soprattutto nel caso di licenza):

-                      il fatto di poter ampliare lo sfruttamento economico della tecnologia su mercati nei quali il trasferente non è presente, né potrebbe esserlo in modo diretto in considerazione dei costi degli investimenti necessari;

-                      la possibilità di moltiplicare il (ROI) return on investment rispetto agli sforzi finanziari compiuti per conseguire quel dato bene immateriale;

-                      la possibilità di godere dei miglioramenti ottenuti rispetto alla tecnologia concessa.

Oltre a tali aspetti benefici occorre considerare il fatto che indirettamente l’attività di technology transfer non solo intensifica le relazioni tra aziende, ma consente lo sviluppo di sinergie e proficue collaborazioni.

Comprare o “licenziare”?

Come già accennato, spesso l'impresa non può perseguire in toto una politica "autarchica" di sviluppo tecnologico, in quanto troppo onerosa. Pertanto, nel caso in cui siano presenti sul mercato nuove tecnologie, e tali tecnologie siano essenziali per garantire il posizionamento del proprio prodotto, l’impresa può maturare la necessità di acquisirne la disponibilità per integrare le proprie conoscenze e mantenere alti livelli di competitività.

L’acquisizione della proprietà industriale avviene nella maggior parte dei casi con due modalità alternative: attraverso il contratto di cessione ovvero attraverso quello di licenza. In linea di principio tutti i singoli diritti di privativa, compresi i segreti industriali ed il know-how[2], facenti capo all'azienda possono essere trasferiti, tanto a titolo di licenza quanto a titolo di cessione definitiva.

Indipendentemente dalla modalità di acquisizione (sia esso attraverso un contratto di cessione sia di licenza), la conclusione di accordi relativi alla acquisizione di diritti di proprietà industriale dovrebbe in linea di principio essere accompagnata da una preliminare ricerca in ordine alla validità del bene immateriale oggetto di trasferimento. In particolare, sarebbe opportuno controllare lo status della tecnologia oggetto del contratto: ad esempio, accertando se si tratti di una tecnologia già esistente oppure tutelata da brevetto anteriore, ovvero, nel caso dei segni distintivi, se un dato marchio sia simile ad altro già registrato o, addirittura, già registrato da terzi.

(a)   Contratto di cessione: il trasferimento a titolo definitivo.

Con il contratto di cessione il titolare trasferisce a titolo definitivo il proprio diritto relativo ad una data tecnologia, perdendone la proprietà a favore del cessionario, dietro pagamento di un corrispettivo.

La stipulazione di contratti di cessione di diritti di privativa (ovvero di conoscenze non coperte da diritti di privativa, come nel caso del know-how) relativi a tecnologie è un opzione che si percorre, ad esempio, quando il detentore della proprietà industriale non ha interesse ad essere presente nello specifico mercato target.  Oggetto del contratto può essere non solo brevetti e know-how, ma anche diritti correlati al deposito di una domanda di privativa non ancora rilasciata,[3] ovvero ad un segno distintivo.[4]

Nel nostro ordinamento una volta concluso il trasferimento è onere delle parti, nel caso in cui si tratti di diritti di privativa titolati, effettuare la trascrizione dei relativi contratti presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ovvero l’omologo di tale ufficio amministrativo all’estero, onde rendere opponibile ai terzi il trasferimento stesso. [5]

(b)   Il contratto di licenza : il trasferimento temporaneo del diritto di godimento/sfruttamento: .

Nel caso in cui il titolare desideri soltanto concedere a terzi il diritto d'uso temporaneo ed  esclusivo (o della tecnologia), mantenendone la proprietà, l’opzione che può essere percorsa è quella del contratto di licenza. In base a tale tipologia contrattuale il titolare riconosce a terzi il diritto di utilizzare e sfruttare economicamente la proprietà industriale di cui dispone nei limiti contrattualmente pattuiti.

In questo caso pur non attuandosi un trasferimento della titolarità sul diritto di proprietà industriale, il licenziante “limita la pienezza del suo diritto di esclusiva”.[6]

Con il termine licensing in si intende pertanto l’acquisizione del diritto ad utilizzare per un certo periodo di tempo tecnologie brevettate o non brevettate (cioè del know-how) da parte di un'impresa.

Talvolta avviene che l’impresa detenga già alcune conoscenze al proprio interno ma non sia in grado di utilizzarle nell'attività produttiva perché l’uso è impedito dall'esistenza di un brevetto di terzi.[7] Oppure vi sono settori che, per la specificità del prodotto ovvero del mercato, hanno una forte tendenza, se non addirittura la necessità fisiologica di ricorrere allo sviluppo in house di innovazione e contemporaneamente all’acquisizione di tecnologia da altri concorrenti, preferibilmente “scambiando” quanto sviluppato con ciò che si deve acquisire.

In tali casi, per evitare conflitti brevettali ed il costo del relativo contenzioso alcuni operatori scelgono di concedersi reciprocamente licenze: si tratta del cosiddetto cross-licensing. [8]

Il fenomeno del cross-licensing è particolarmente diffuso tra imprese operanti in settori oligopolistici e titolari di grossi patrimoni brevettuali: è del tutto naturale quindi che tale tipologia di accordi (e più in generale gli accordi relativi al trasferimento di tecnologia tra oligopolisti) possa talvolta rivelare profili di accesa conflittualità rispetto alle normative nazionali e sovranazionali a tutela della concorrenza.

Il licensing out (cioè il licensing in uscita) rappresenta una politica aziendale volta a concedere licenze sulla propria proprietà industriale allo scopo di procurare all’impresa un reddito aggiuntivo (che può integrare il reddito derivante dalla fabbricazione e dalla vendita dei prodotti). Le strategie di licensing-out variano in base a fattori molteplici ed eterogenei, quali il fatto che la tecnologia sia relativa ad un settore al di fuori delle “possibilità” produttive e commerciali dell’impresa, ovvero che la tecnologia sia applicabile anche in altri settori nei quali l’impresa non è presente, oppure che l’impresa non sia in grado di sostenere gli investimenti necessari per porre in essere una sufficiente politica di brevettazione o comunque una opportuna difesa legale dei propri diritti di proprietà industriale.[9]

Le clausole contrattuali di maggiore rilievo nel contratto di licenza

Il contratto di licenza per l’ordinamento italiano ha natura atipica[10] e viene perlopiù assimilato alla fattispecie della locazione o dell’affitto.[11]

Pur non prevedendo la legge una particolare forma per la validità del contratto in questione,[12] appare tuttavia opportuno adottare una forma scritta in considerazione delle numerose fattispecie da regolare e dell'eventuale possibilità di trascrizione del contratto (nel caso di diritti titolati).

I contratti di licenza contengono solitamente disposizioni, in massima parte mutuate dalla esperienza di common law e sviluppatesi nella contrattualistica internazionale, quali:

(a)  Le premesse e le definizioni

Esse sono finalizzate alla descrizione dei presupposti fattuali e dei titoli di proprietà industriale che originano il negozio. Talvolta la redazione delle premesse è affrontata con insufficiente cura, sul presupposto che la sostanza dell’accordo sia da ravvisarsi nei contenuti emarginati dai singoli articoli. In realtà le premesse rappresentano un passaggio fondamentale di questo tipo di contratto, ed il loro contenuto è spesso analizzato in profondità dalla giurisprudenza, quando singole disposizioni siano poco chiare, al fine di meglio individuare la volontà effettiva delle parti.

Le definizioni costituiscono un tratto caratteristico di questa tipologia contrattuale[13]. Esse hanno la funzione di circoscrivere le aree di significato predeterminate per singoli vocaboli chiave a valere nell’ambito del testo contrattuale, ed hanno la finalità di limitare gli spazi di incertezza e le libertà ermeneutiche delle parti in fase di esecuzione dell’accordo.

(b)  La concessione della licenza e gli obblighi del licenziatario

Con la concessione si formalizza il trasferimento dal licenziante al licenziatario del titolo ad utilizzare, per un certo periodo di tempo, il bene licenziato, che nel caso di trasferimento di tecnologia, può essere rappresentato da “diritti di privativa”. È importante che in tale clausola siano ben specificati sia l’utilizzo specifico del bene licenziato, sia l’ambito territoriale ed il termine di utilizzo dello stesso. In particolare il licenziante avrà interesse a circoscrivere l’utilizzo del bene da parte del licenziatario in modo tale da impedire eventuali abusi (si pensi, ad esempio, all’utilizzo di una tecnologia in un ambito non coperto dalla licenza o alla produzione di quantità superiori a quelle concordate ovvero all’uso lesivo del marchio del licenziante).

Proprio nel caso di licenza che abbia ad oggetto tecnologie, la regolamentazione contrattuale dovrà essere approntata con cura, in particolare quando si tratta di diritti non titolati, quali il know-how. In questo caso la c.d. clausola di concessione della licenza dovrà identificare con estremo dettaglio le tecnologie oggetto della licenza, i prodotti licenziati e il territorio contrattuale, curandosi di ammettere o meno la possibilità di sublicenziare. È bene inoltre che le parti prevedano disposizioni per  miglioramenti relativi alla tecnologia trasferita (ed eventuale obbligo di comunicazione), all'assistenza tecnica nonché ai sistemi di risoluzione delle eventuali controversie.

(c)  Esclusiva

L’esclusiva è un elemento accessorio di fondamentale importanza in questa tipologia contrattuale. In forza della clausola di esclusiva il licenziante si obbliga a non concedere ad altri una licenza sullo stesso diritto di proprietà industriale nel medesimo ambito. In tal modo il licenziatario viene investito degli stessi diritti del titolare della tecnologia e può quindi escludere dall’utilizzazione del trovato ogni altro soggetto compreso il concedente. Al licenziante, spogliato in parte del diritto di sfruttamento economico, possono essere riconosciuti dei diritti residuali, quali ad esempio il diritto di valersi della priorità convenzionale per i depositi all’estero ovvero la legittimazione all’azione di contraffazione (nel caso di brevetto).[14]

Attraverso l’esclusiva il licenziatario, essendo l’unico soggetto autorizzato in un determinato territorio a sfruttare quel determinato bene di proprietà industriale, può decidere più serenamente di effettuare degli investimenti in un arco di tempo ragionevole, avendo a disposizione un mercato ben individuato, senza la concorrenza del licenziante o di altri licenziatari del medesimo licenziante, con maggiori probabilità di rientrare dell'investimento, realizzando  così un margine di utile adeguato.

(d)  Le limitazioni territoriali e la concorrenza

Un aspetto cruciale del licensing, nel caso in cui il contratto di licenza abbia per oggetto proprietà industriale e sia concluso tra imprese produttrici, consiste nel rischio per il licenziante di creare un concorrente, o di rafforzare un concorrente esistente. Per limitare tale rischio spesso si prevedono clausole di restrizione territoriale, imponendo al licenziatario di astenersi dal fabbricare, usare e vendere il prodotto licenziato al di fuori del territorio di assegnazione contrattuale.

La validità di queste clausole deve però essere valutata, alla luce della legge applicabile al contratto e - in particolare nell'Unione Europea - si dovrà verificare che dette clausole siano conformi alla normativa comunitaria applicabile sulla base del livello di protezione assegnata dal contratto e della rilevanza dei mercati di riferimento delle parti coinvolte.

La Commissione nel corso degli anni ha operato distinzioni (in parte oggi superate) tra protezione territoriale assoluta del licenziatario, illegittima[15], e protezione relativa, tollerata. In linea di principio la protezione territoriale assoluta contrasta con i principi di libera circolazione delle merci[16] e con la normativa dettata a tutela della concorrenza e del mercato[17], quando è volta ad impedire le importazioni di prodotti commercializzati all’interno del mercato comune. Questa protezione può essere vantata soltanto dal licenziatario esclusivista per l’intero mercato europeo nei limiti di quanto previsto dal Regolamento CE 96/240 e dal Regolamento CE 772/04.

(e)  Gli obblighi del licenziante

Solitamente gli obblighi del licenziante sono rappresentati dal trasferimento della proprietà industriale licenziata, unitamente a servizi accessori, quali ad esempio il supporto tecnico al licenziatario, nonché le eventuali garanzie di processo e di prodotto.

In alcuni settori, si pensi alla licenza d’uso di un marchio nel campo della moda finalizzato alla produzione di determinati beni “griffati” da parte del licenziatario, diventa imprescindibile il controllo del licenziante rispetto all’attività del licenziatario. Detto controllo potrà essere attivato attraverso prescrizioni contrattuali, istruzioni scritte e procedure per il controllo della qualità e potrà portare, quale extrema ratio, all’inibizione della commercializzazione del prodotto recante il marchio licenziato.

Anche la promozione e l’attività pubblicitaria rappresentano aspetti contrattuali di rilievo nel caso in cui il contratto di licenza sia finalizzato alla produzione e commercializzazione di beni. Sarà quindi importante definire da subito chi sia il soggetto che si deve fare carico dei costi di promozione, in quali modi e secondo quali criteri.

Solitamente al licenziatario è richiesta una opera di “vigilanza attiva” e di informazione rispetto all’utilizzo del bene concesso, essendo egli chiamato non solo ad adottare tutte le misure necessarie o ragionevolmente richieste dal licenziante al fine di prevenirne ed impedirne ogni uso improprio da parte dei propri clienti e fornitori o da parte di terzi, ma anche a cooperare fattivamente in caso di contenzioso giudiziale determinata da azioni da parte di terzi volte al riconoscimento della violazione di diritti di privativa.

(f)  Il corrispettivo

La determinazione dell’ammontare del compenso della licenza rappresenta in questa tipologia contrattuale un momento fondamentale ed al tempo stesso di enorme complessità, dal momento che dipende da fattori di non facile definizione, quali l’importanza e l’ampiezza della privativa concessa, il grado di protezione della proprietà industriale, l’eventuale fornitura di supporti e servizi tecnici aggiuntivi da parte del licenziante, i dati di mercato relativi a transazioni similari o analoghe ovvero al mercato della tecnologia cui l’oggetto del bene licenziato si riferisce.

In questo tipo di contratti si ritrovano diverse tipologie di determinazione del corrispettivo, quali in particolare:

 - Down payment e lump-sum

Il down payment è inteso come cifra anticipata, cui generalmente vanno ad aggiungersi delle royalty legate a fattori variabili come ad esempio la produzione o la vendita. Di regola l’entità del down payment richiesto dal concedente sarà tanto più consistente quanto meno siano concrete le garanzie di effettivo sfruttamento da parte del licenziatario ovvero quanto più labile sia la protezione giuridica di cui gode la proprietà intellettuale licenziata. 

Il lump sum è invece un corrispettivo una tantum, indipendente dall'entità dei profitti realizzati dal terzo con quella privativa, liquidato il quale, il licenziatario non è più tenuto ad ulteriori pagamenti inerenti il bene licenziato. Tale scelta può rivelarsi inopportuna per il licenziatario nel caso in cui lo sviluppo o l’utilità del bene licenziato non trovino corrispondenza nel mercato rispetto al quale si  ipotizza di utilizzarlo. Viceversa l’opzione della lump-sum può rivelarsi svantaggiosa per il licenziante, qualora la risposta del mercato sia superiore alle aspettative e la lump-sum non sia adeguata rispetto agli investimenti sopportati dal licenziante in relazione al conseguimento della tecnologia licenziata.

 - Royalty

La royalty è la forma di quantificazione del corrispettivo più diffusa nei contratti di licenza. In linea di principio la royalty è un corrispettivo variabile, da quantificarsi in base a fattori quali le vendite, la produzione o gli utili del licenziatario. Nella prassi la royalty è di frequente calcolata sulla base di una misura percentuale del prezzo netto di vendita del prodotto licenziato.

Attraverso la royalty, entrambe le parti dell’accordo di licenza sono “gratificate” in ragione dello sviluppo di mercato e della utilità del bene licenziato.

La determinazione dell’entità della royalty  è anch’essa operazione complessa che solitamente viene legata al vantaggio competitivo determinato in capo al licenziatario dal bene licenziato rispetto al mercato di riferimento ed a fattori quali il carattere esclusivo o meno, l’ampiezza del mercato, l’importanza della tecnologia (nuova od alternativa rispetto a quella riconosciuta dal mercato di riferimento).

Naturalmente l’entità della misura percentuale è sensibile altresì al ramo dell’attività industriale cui la proprietà licenziata si riferisce ed alla “profittabilità” media dello stesso, nonché ai costi necessari per il conseguimento del bene: ne consegue, ad esempio, che le royalty corrisposte nel settore farmaceutico e delle biotecnologie, caratterizzati da ingenti investimenti in ricerca ed elevati margini, sono in linea di principio più alte di quelle corrisposte nel settore automobilistico.

 - Paid-up payment

Il paid up payment rappresenta un corrispettivo che “copre” una certa capacità produttiva, superata la quale il corrispettivo viene calcolato in modo differente (ad esempio attraverso royalty). In tal modo il licenziatario acquista il diritto di produrre in un dato periodo una quantità predeterminata sulla base di una sorta di forfettizzazione.

(g)  Legge applicabile e clausola compromissoria

La scelta della legge applicabile al contratto di licenza, anche a prescindere dalla diversa forza negoziale tra le parti (che spesso costituisce un fattore ex se dirimente) si rivela spesso essere alquanto ardua.  Non sempre è consigliabile optare per la legge del proprio ordinamento, soprattutto nel caso in cui la controparte licenziataria sia un operatore di un Paese con una normativa fortemente restrittiva. Infatti l’eventuale inapplicabilità della legge prescelta (diversa da quella dell’ordinamento ove il contratto ha esecuzione), di fronte a disposizioni inderogabili locali, può comportare una pericolosa situazione di empasse.

Per cercare di limitare tale rischio si può valutare l’opportunità di inserire nell’articolato contrattuale una clausola compromissoria che devolva l’eventuale contenzioso ad una Camera arbitrale riconosciuta a livello internazionale, avendo cura però di verificare che l’eventuale lodo di tale corpo arbitrale sia accettato dall’ordinamento ove la decisione deve essere eseguita.

Considerazioni conclusive

 Nell’economia moderna i beni immateriali hanno acquisito un’importanza strategica primaria e, tra tali beni, la tecnologia è oramai in molti settori un elemento di competitività imprescindibile. La concorrenza tra le imprese infatti si “gioca” sempre di più sul possesso di nuove tecnologie, piuttosto che sulla produzione di massa di beni. Ne sono un esempio lampante i settori delle biotecnologie, dell’elettronica e, più in generale, tutti quei “compartimenti produttivi” caratterizzati da un elevata innovatività (ed ampi margini).

I processi di trasferimento di tecnologia facilitano l’introduzione e la disseminazione di elementi di innovazione nel mercato, permettendo di sviluppare sia la ricerca fondamentale che quella applicata e supportando di conseguenza la commercializzazione di prodotti o servizi nuovi.

Per conseguire il trasferimento di tecnologia è possibile fare ricorso ad una ampia gamma di accordi e strategie: il contratto di licenza rappresenta una “formula” in grado di garantire in modo veloce ed efficiente la disponibilità di tale fattore.

Il contratto di licenza infatti, caratterizzato da una notevole flessibilità, presenta una forte attrattività sia per gli operatori che hanno necessità di acquisire tecnologia, sia per quelli che intendono sfruttare la propria. 

Prima di procedere alla formalizzazione di un contratto di licenza sarà però fondamentale verificare preventivamente se la tecnologia oggetto di trasferimento sia coperta (o meno) da diritti di privativa altrui, curandosi al contempo di effettuare una ricerca, su banca dati brevettuale, per accertarsi, nei limiti del possibile, che non esistano brevetti di terzi che potrebbero impedire o limitare lo sfruttamento della tecnologia che si intende acquisire o trasferire (oltreché originare pericolosi contenziosi).

Una volta effettuato il controllo sullo status della tecnologia si potrà procedere alla negoziazione ed alla redazione dell’accordo: tale attività richiede cura e meticolosità dal momento che gli interessi in gioco sono estremamente sensibili e, come osservato, il quadro normativo specifico all’interno del quale gli operatori si muovono nel trasferire o acquisire tecnologia è sempre più composito e dinamico.

In ogni caso, per quanto tale processo possa apparire complesso (e per certi versi insidioso), esso – se affrontato con la dovuta prudenza e perizia – rappresenta di certo un fattore fondamentale per garantire la competitività di moltissime imprese: è per tale ragione che la tipologia contrattuale della licenza di diritti di proprietà industriale, fino a non molto tempo fà relativamente nota al nostro ordinamento, è oggi così diffusa nella prassi commerciale.

 

(*) Il presente articolo è un estratto, parzialmente rivisitato, del contributo pubblicato dall’Autore sul “Bollettino dell’Internazionalizzazione” n. 3/2005 – Edizioni Euroconference - CST Centro Studi Tributari ed è riprodotto per gentile concessione dell’Editore.

 

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[1] Dal punto di vista sistematico i diritti afferenti alla proprietà industriale sono solitamente considerati nell’ambito del diritto dei beni immateriali, che comprende anche il diritto d’autore. Sono diritti di proprietà industriale i brevetti, i marchi e i design così come le topografie di prodotti a semiconduttori. Vengono chiamati anche diritti di registro perché sono conferiti solo tramite l'iscrizione nel rispettivo registro (nell’ambito del diritto della proprietà industriale, ed in particolare in questo articolo, il termine è riferito anche al know-how, sebbene esso solitamente non possa essere oggetto di registrazione). Il diritto d’autore protegge invece le opere artistiche e di letteratura nonché le prestazioni connesse degli artisti interpreti, dei produttori e degli organismi di diffusione. In questo caso i diritti sono conferiti automaticamente a partire dalla loro creazione. Non sono necessari né particolari formalità, né un deposito dell’opera.

[2] Inteso quale bene non titolato di proprietà industriale, da comprendersi nell’ambito delle informazioni segrete seguendo la sistematica degli accordi TRIPS nonché del Codice della proprietà industriale approvato con il D. Lgs. 10/02/2005 n. 30. La Corte di Cassazione (sent. 27/2/85 n. 1699, in Impresa, 1985 n. 6 p. 1007) ha già da tempo stabilito che il know how consiste nel complesso delle conoscenze richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo, per impiegare correttamente una tecnologia ovvero, con riferimento alla tecnica mercantile, nell’insieme delle regole di condotta ricavate da studi e da esperienze di gestione imprenditoriale, attinenti al settore organizzativo e commerciale. Tale diritto, pur non rientrando nella categoria dei beni giuridici immateriali, costituisce un bene avente un contenuto economico – patrimoniale, come tale meritevole di protezione giuridica, che può essere realizzata in base alle condizioni del contratto tra le parti o in applicazione di disposizioni di legge in merito alla concorrenza sleale e il segreto industriale.

[3] Tali diritti si concretizzano, in particolare, nella possibilità da parte del titolare di esperire gli stessi mezzi di tutela provvisoria contro la contraffazione previsti per il brevetto. Alla regola della libera alienabilità dei diritti nascenti dalle invenzioni, sancita dall'art. 7 della legge brevetti, oggi sostituito dall’art. 63 del Codice della proprietà industriale e dall'art. 2589 c.c., fa eccezione, ai sensi dei medesimi articoli, il trasferimento del diritto ad essere riconosciuto autore di un'invenzione (art. 62 Codice della proprietà industriale).

[4] La cessione del marchio avviene quando l’utilizzazione dello stesso non è più ritenuta opportuna, ad esempio nel caso in cui sia alienata un’azienda (o ne cessi l’attività) alla quale il segno si riferisce La cessione di marchio, in base al generale principio della non decettività del marchio, deve essere posta in essere con cautela affinché non siano indotti in errore i consumatori: infatti la circolazione indipendente di marchio e azienda fa si che il marchio possa costituire uno strumento di inganno per i consumatori, i quali fanno riferimento ed affidamento sulla correlazione tra "marca" e standard qualitativo del prodotto. Invece la licenza di segni distintivi viene concessa solitamente quando si intende espandere la presenza di un certo marchio sul mercato ovvero quando il titolare si vede costretto a sospendere la propria attività, ma non vuole privarsi della possibilità di riutilizzare il marchio ceduto.

[5] Tale trascrizione, peraltro, non è condizione di validità del negozio traslativo.

[6] Vanzetti e Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, 2000, 415.

[7] Questo fenomeno è particolarmente marcato per le imprese di grandi dimensioni che possiedono portafogli di brevetti tali da rappresentare di per se per le altre imprese concorrenti nel medesimo settore il rischio evidente di incorrere in violazione della proprietà protetta.

[8] Ad esempio: due aziende con patrimonio brevettuale considerevole possono concedersi reciprocamente licenza sui propri brevetti in modo che non nessuna delle due debba più temere di violare i diritti di proprietà industriale altrui. Nel caso in cui l’una avesse un patrimonio superiore all’altra, sarà possibile strutturare una royalty o una determinata somma per compensare l’eventuale squilibrio contrattuale. Un caso classico è rappresentato dall’industria automobilistica, dove la complessità estrema della componentistica e delle tecnologie strutturate ha determinato l’instaurarsi di un articolato sistema di scambio tra i diversi produttori, in modo da rendere possibile e facilitare il trasferimento tecnologico.

[9] Ad esempio, la licenza può essere concessa per un brevetto e il relativo know-how, oppure per una famiglia di brevetti, oppure per una specifica applicazione, oppure ad una prima impresa per una certa applicazione e ad una seconda impresa per un’altra applicazione. In certi casi, "frazionando" il diritto di brevetto fra una pluralità di soggetti utilizzatori paganti, l’impresa ottimizza lo sfruttamento del brevetto; in altri casi può invece essere opportuno non "frazionare" il brevetto, avvalendosi di un unico licenziatario per diverse applicazioni industriali.

[10] Inter alia si veda Trib. Bolzano 18.5.1993, GADI, 2966. Va detto peraltro che una definizione di “accordo di licenza” era contenuta al quinto considerando del Regolamento CE 96/240 relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3 del Trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia, ora abrogato e sostituito dal Regolamento CE n. 772/2004. L’accordo di licenza di brevetto o di know-how erano definiti come accordi in base ai quali un’impresa titolare di un brevetto o di un know-how (licenziante) autorizza un’altra impresa (licenziatario) a sfruttare il brevetto concesso in licenza o le comunica il suo know-how, in particolare al fine di permettere la fabbricazione o la immissione in commercio di un prodotto. 

[11] Cass. 13.1.1984, n. 265, GADI, 1361. Sebbene alcuni autori, tra cui Vanzetti e Di Cataldo, abbiano criticato tale assimilazione.

[12] Trib. Bolzano 18.5.1993, GADI, 2966.

[13] Le clausole dedicate alle “definizioni” si riscontrano tradizionalmente nella formule utilizzate dagli operatori di common law. Tale caratteristica è determinata in parte anche dal fatto che nei paesi di common law, dove non sono presenti corpi normativi assimilabili al nostro Codice Civile, in assenza di disposizioni di legge di ordine generale e/o di natura suppletiva relativamente all’ermeneutica dei testi contrattuali, le parti sono spinte (se non incentivate) a dettagliare ed a circoscrivere in modo chiaro il significato dei termini utilizzati nel contratto al fine di evitare possibili situazioni di empasse interpretativa.

[14] In particolare, si parla di licenza non esclusiva quando il titolare si riserva di continuare ad utilizzare il bene licenziato, ovvero quando più soggetti sono licenziatari di uno stesso bene di proprietà industriale in relazione agli stessi prodotti.

[15] Infatti, le importazioni parallele, purché avvengano quale circolazione interna all’Unione, non possono mai essere impedite, e la Commissione, sin da tempi remoti, oltre che a confermare questo principio, non ha esitato ad infliggere ammende ad imprese che, mediante accorgimenti contrattuali, avevano tentato appunto di bloccare simili importazioni (Theal/Watts, GADI, 1976, nr. 890).

[16] L’art. 28 del Trattato CE garantisce la libera circolazione delle merci all’interno del mercato comune e vieta l’interposizione di ostacoli che non siano giustificati da particolari esigenze, quali, ai sensi dell’art. 30 del Trattato CE, quella di tutela della proprietà industriale e commerciale. La libertà di circolazione delle merci è inoltre garantita in ambito comunitario dal cosiddetto principio di esaurimento, in forza del quale il titolare di un diritto di privativa non può opporsi all’importazione del prodotto brevettato e posto in commercio in un altro Stato membro dal titolare stesso o con il suo consenso, avendo “esaurito” la propria facoltà di opporsi all’utilizzazione del prodotto brevettato da parte di altri soggetti dopo la prima immissione nel mercato comune (e pertanto le clausole che contrastano con detto principio sono illegittime). Tale principio, elaborato dalla giurisprudenza comunitaria, è stato recepito normativamente ed oggi codificato anche nel nostro ordinamento attraverso l’art. 5 (Esaurimento) del D. Lgs. n. 30/2005.

[17] In particolare si veda il Regolamento Europeo (CE)  n. 1/2003 del 16 Dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli Articoli 81 e 82 del Trattato ed il successivo Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia. Le regole comunitarie sulla concorrenza, in particolare gli Articoli 81 e 82 del Trattato, proibiscono gli accordi di licenza che siano restrittivi della concorrenza. Innovando il precedente regolamento del 1996, il nuovo quadro normativo introduce inter alia due novità salienti, che sono il criterio delle quote di mercato e la distinzione fra concorrenti e non concorrenti: le nuove norme prevedono un'esenzione per gli accordi di licenza al di sotto di certe quote di mercato, il 20% per gli accordi fra concorrenti e il 30% per gli accordi fra non concorrenti – in pratica, finché le parti contraenti non superano tali quote di mercato, non devono preoccuparsi della conformità dell'accordo con le norme comunitarie sulla concorrenza. Vengono inoltre elencati chiaramente i casi di violazione delle norme antitrust, il che dovrebbe rendere molto più semplice l'identificazione dei tipi di accordo esenti.


Autore: Luca Bragoli


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