Il Tribunale di Roma ha accolto integramente la richiesta di inibitoria e sequestro richiesti dalla ricorrente sul presupposto della confondibilità tra il segno distintivo “DIALEN” ed il marchio registrato “IALEN” in quanto simili ed assimilabili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale oltre che  apposti su prodotti dermocosmetici destinati al medesimo pubblico di riferimento.

Il Giudice ha altresì dichiarato l’irrilevanza di un documento versato in atti dalla resistente con cui la stessa assumeva di essere titolare del nome “DIALEN” in forza del deposito del nome presso una banca dati farmaceutica. Il Tribunale ha confermato, infatti, che unico titolo brevettuale valido è quello ottenuto in ottemperanza a quanto statuito nel CPI, non assumendo alcun valore qualsiasi altra prassi o registrazione.

Ricorso ex artt. 129, 130 e 131 c.p.i. e 670 e 700 c.p.c. - Contraffazione marchio registrato – applicazione art. 20 c.p.c. – irrilevanza differenza  costituita dalla sola lettera iniziale e da parole descrittive sulla confezione – marchi contraddistinguono medesimi prodotti – irrilevanza registrazione prodotto presso banche dati e non presso UIBM - accoglimento

TRIBUNALE DI  ROMA
IX Sezione Civile
Sezione specializzata in materia dì Impresa

Tra:

Doafarm Group S.r.l., con l'avv. Giustino Sisto

e

Diana Farmaceutici S.r.l. con l'avv. A.V.

Il Giudice
sciogliendo la riserva del 16/07/2014;

Ietto il ricorso ex artt. 129, 130 e 131 c.p.i. e 670 e 700 c.p.c. depositato in data 30/05/2014, con il quale la Doafarm Group s.r.l., società operante nel campo parafarmaceutico e cosmetico, affermandosi titolare, tra gli altri, del marchio "Ialen” depositato presso l'UIBM in data 26/04/2012 con il n. SA2012C000100 e poi registrato in data 15/07/2013 con il n. 0001551537, utilizzato per commercializzare prodotti dermocosmetici ed in particolare una crema lenitiva degli arrossamenti cutanei, ha denunciato l'attività illecita da contraffazione e da concorrenza sleale posta in essere dalla società Diana Farmaceutici s.r.l, la quale utilizza il marchio "Dialen" per commercializzare una crema dermocosmetica con caratteristiche identiche o comunque simili a quella della ricorrente; quest'ultima, deducendo la sussistenza dei due requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha chiesto l'immediata inibitoria all'ulteriore utilizzo in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento del segno distintivo "Dialen" e di qualsiasi altro segno che possa creare confusione con il marchio "Ialen", nonché il sequestro e il ritiro dal commercio dei prodotti contrassegnati dal marchio "Dialen" e del relativo materiale pubblicitario oltre al sequestro o, in alternativa, alla descrizione di tutte le scritture contabili della resistente e di ogni altro documento utile ad individuare i soggetti coinvolti nell'attività di contraffazione, con fissazione di una penale di euro 500,00 per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nella messa in esecuzione del provvedimento cautelare;

letta la memoria difensiva depositata in data 7/7/2014 dalla Diana Farmaceutici s.r.l., la quale ha contestato gli illeciti affermati da controparte, eccependo che il prodotto da essa commercializzato presenta una denominazione ("Dialen crema 30ml") del tutto differente da quella del prodotto della ricorrente (registrato con il nome "lalen intolerant skin 50ml") e che, in ogni caso, è stato immesso in commercio in data (1/08/2012) antecedente alla registrazione del marchio "lalen"; ha dedotto, inoltre, la diversità dei componenti principali dei due prodotti e del settore di destinazione, evidenziando che la Diana Farmaceutici s.r.l.  non effettua vendite dirette ai consumatori finali ma esclusivamente ai grossisti del settore; oltre al rigetto del ricorso la resistente ha chiesto a sua volta l'adozione di tutti i provvedimenti di inibitoria e sequestro idonei alla tutela dei propri diritti;

esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti dalle parti;

considerato che la società ricorrente ha documentato di essere titolare del marchio "Ialen" per la classe merceologica n. 3 (relativa a creme cosmetiche, olio e latte detergente), avendo depositato in data 26/04/2012 la domanda n, SA2012C000100 presso l'UlBM che lo ha poi registrato in data 15/07/2013 con il n. 0001551537 (cfr. l'attestato di registrazione: doc. 4);

che, di conseguenza, deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 20 c.p.i il quale attribuisce al titolare del marchio d'impresa registrato la facoltà di farne uso esclusivo, con diritto di vietare a terzi l'utilizzo di segno identico o simile anche per prodotti o servizi affini qualora la somiglianza tra i segni distintivi o l'affinità tra i prodotti o servizi possa causare una confusione per il pubblico;

che risulta, altresì, provato che la società Diana Farmaceutici s.r.l. all'agosto del 2012 commercializza una crema dermocosmetica con il marchio "Dialen";

che da un raffronto visivo e fonetico tra i due segni distintivi non vi é dubbio che vi sia assoluta somiglianza tra la parola "lalen" e la parola "Dialen" che contiene tutte le lettere della prima parola nella stessa successione con una evidente assonanza;

che l'aggiunta della lettera "D" non e sufficiente ad eliminare il rischio confusorio tra i due segni, anche in considerazione dell'identità tra i prodotti commercializzati dalle due società qui contrapposte, trattandosi di creme destinate a lenire gli arrossamenti cutanei, come risulta anche dalle indicazioni contenute sulle confezioni allegate in atti, peraltro caratterizzate dall'utilizzo di colori del tutto simili (bianco e blu in diverse gradazioni cromatiche);

che, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente, il segno distintivo utilizzato da quest'ultima è costituito dalla sola parola "Dialen" in quanto le parole "crema" e "30ml" sono poste in posizioni diverse sulla confezione e sono finalizzate ad indicare il tipo di prodotto e la sua quantità;

che è del tutto irrilevante la data di registrazione del prodotto e di attribuzione del codice a barre, non derivando da detta registrazione alcun diritto di privativa assimilabile alla registrazione del marchio;

che in ogni caso la registrazione del prodotto documentata dalla resistente è successiva alla domanda di registrazione del marchio presentata dalla ricorrente che risale al 26/04/2012, data alla quale retroagiscono gli effetti della registrazione secondo quanto previsto dall'art. 15 c.p.i.;

che i prodotti commercializzati dalle due società sono destinati al medesimo pubblico di consumatori finali, indipendentemente da chi siano gli acquirenti diretti delle due società produttrici;

che, dunque, sussiste il fumus della invocata contraffazione del marchio di titolarità della ricorrente;

che, sotto il profilo del periculum in mora, appare evidente il pregiudizio irreparabile per la Doafarm Group s.r.l. consistente, oltre che nella oggettiva difficoltà probatoria di accertare a posteriori l'esatta dimensione dei danni, nella notevole ed imprevedibile capacità espansiva dello sviamento di clientela, dell'offuscamento dell’ immagine commerciale della società ricorrente e dello svilimento del marchio di cui la stessa è titolare;

che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione delle misure cautelari richieste dalla ricorrente e segnatamente per inibire l'utilizzo in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento del segno distintivo "Dialen" e di qualsiasi altro segno che possa creare confusione con il marchio "lalen", per autorizzare il sequestro dei prodotti contrassegnati dal segno distintivo "Dialen" e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e per ordinare il ritiro dal commercio di detti prodotti;

che, in forza di quanto previsto dall'art. 131 secondo comma c.p.i., è opportuno fissare una penale (da quantificare nella somma di euro 500,00) per ogni violazione del divieto e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

che, al contrario, vanno respinte le richieste cautelari avanzate in via riconvenzionale dalla resistente;

che le spese di file non devono essere liquidate in questa fase, stante la necessità dell'instaurazione del successivo giudizio di merito, essendo stata irrogata non la sola misura inibitoria di contenuto anticipatorio, ma anche misure cautelari di tipo conservativo, quale deve ritenersi il sequestro ex art. 129 CPI;

PQM

visti gli artt. 669 octies e 700 c.p.c. e gli artt. 129 e 131 CPI;
-  inibisce alla società Diana Farmaceutici s.r.l.  l'ulteriore utilizzo, in qualsiasi forma e con qualsiasi strumento, del segno distintivo "Dialen" e di qualsiasi altro segno che possa creare confusione con il marchio “Ialen";

- autorizza la società ricorrente a procedere, a mezzo ufficiale giudiziario e con l'assistenza di un perito ove necessario, al sequestro dei prodotti contrassegnati dal segno distintivo "Dialen" e degli elementi di prova relativi alla denunciata contraffazione (fatture di acquisto e di vendita, documenti di trasporto e ogni altro documento relativo alla produzione e/o commercializzazione della merce de quo) ovunque essi si trovino ed in particolare presso la sede, il magazzino e i negozi della resistente e/o presso terzi che ne facciano commercio;

- ordina il ritiro dal commercio dei prodotti contrassegnati dal segno distintivo "Dialen" e del relativo materiale pubblicitario;

- fìssa la somma di euro 500,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’ esecuzione del presente provvedimento a decorrere dalla sua notifica in forma esecutiva;

- respinge le richieste cautelari avanzate dalla Diana Farmaceutici s.r.I.;

- fissa il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito. Si comunichi.

Roma, 24/07/2014