Dirittosuweb a cura dell'Avv. Giustino Sisto

Procedura di riassegnazione 'antago.it'

La pronuncia che segue, attraverso un percorso argomentativo chiaro e ben articolato, offre ai lettori utili spunti per la corretta comprensione dei requisiti che devono sorreggere - da un punto di vista giuridico - il trasferimento di un nome a dominio attuato attraverso la procedura di riassegnazione.

Particolarmente significative, anzitutto, le osservazioni dell'Organo Giudicante circa il requisito di cui all'art. 16.6 lett a) delle Regole di Naming, perchè nel caso in esame è stato posto all'attenzione del Collegio un problema col quale mai in precedenza alcun Saggio aveva dovuto confrontarsi.

Altrettanto interessante è la disamina della "malafede" (che - come noto - rappresenta un elemento cruciale della procedura di riassegnazione). Detto aspetto viene analizzato in modo puntuale e completo, attraverso una ricostruzione dell'istituto elaborata anche tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale formatosi presso alcuni enti accreditati ICANN.

Decisione del Collegio
ai sensi della procedura di riassegnazione e delle regole di naming della Naming Authority Italiana

Ricorrente: Cantiere Navale Antago S.p.A.
Resistente: Multimedia Italia S.r.l.
Procedura n. 105
Nome a dominio interessato: antago.it
Componenti del Collegio: Dott. Luca Giacopuzzi

1. Le parti e i nomi a dominio oggetto della procedura

Le parti oggetto della presente procedura sono il Cantiere Navale Antago S.p.A. e la Multimedia Italia S.r.l.
Il nome di dominio contestato è antago.it

2. Svolgimento della procedura

* 24.01.02: la Registration Autorithy annota nel registro dei nomi assegnati - in relazione al nome a dominio antago.it - l'indicazione "valore contestato" e ne dà comunicazione al titolare del nome a dominio, la Multimedia Italia S.r.l., nonché al Cantiere Navale Antago S.p.A. ai sensi dell'art. 14.2 delle Regole di Naming ;
* 24.01.02: Arbitronline riceve il reclamo dal Cantiere Navale Antago S.p.A., in doppio originale cartaceo unitamente alla relativa documentazione, nonché il pagamento;
* 24.01.02: Arbitronline verifica la sussistenza dei requisiti formali del reclamo: la verifica si conclude con esito positivo;
* 24.01.02: Arbitronline informa a mezzo posta elettronica (rdanzino@multimediaitalia.it, postmaster@antago.it ed info@multimediaitalia.it) la Multimedia Italia S.r.l. che il Cantiere Navale Antago ha promosso una procedura per la riassegnazione del nome a dominio antago.it; Arbitronline, in allegato alla predetta comunicazione, trasmette altresì copia del reclamo.
Il reclamo e la documentazione, infine, vengono inviati a mezzo posta celere alla Multimedia Italia S.r.l. e pervengono alla destinataria in data 28.01.02;
* 29.01.02: Arbitronline comunica a mezzo posta elettronica alla Registration Authority e alla Naming Authority di avere inviato, con esito positivo, il reclamo e la relativa documentazione al titolare del nome a dominio contestato e di avere quindi dato inizio alla procedura di riassegnazione. Comunica, infine, quanto sopra, a mezzo posta elettronica al Cantiere Navale Antago S.p.A.;
* 26.02.02: Arbitronline, scaduto inutilmente il termine per il deposito da parte della resistente della propria replica, procede alla nomina - a mezzo posta elettronica del Dott. Luca Giacopuzzi quale componente del Collegio unipersonale. Il Dott. Giacopuzzi, in pari data, invia a mezzo fax la propria dichiarazione di indipendenza e di imparzialità, nonché la propria accettazione a decidere la procedura tra il Cantiere Navale Antago S.p.A. e la Multimedia Italia S.r.l.;
* 27.02.02: Arbitronline comunica alle parti, a mezzo posta elettronica, e nel caso della resistente anche a mezzo posta, la nomina del Saggio costituente il Collegio Unipersonale, nonché la circostanza che, nel termine di 15 giorni, il Saggio emetterà la propria decisione.

3. Vicende sostanziali

La ricorrente (Cantiere Navale Antago S.p.a) è società che produce e commercializza in Italia e nel mondo motor yachts di lusso contraddistinti dal marchio "Antago Yachts", del quale è unica titolare in virtù di contratto di cessione di marchio concluso il 21.12.2000 tra essa ricorrente e la società monegasca SAM Caliari Yachts.
Detto marchio è stato registrato per le classi 12 (macchine di locomozione per acqua), 35 e 37 (costruzioni navali, servizi di costruzione navale, servizi di riparazione) e risulta registrato il 19.09.1999 al numero 99.20765 presso la Direction de l'Expansion Economique, Ministere d'Etat, Principaute de Monaco.

Con reclamo del 14.01.2002 la società ricorrente, in persona del Presidente, Sig. Anton Andrea Speciale, ha dato impulso alla presente procedura di rassegnazione, relativa al nome a dominio "antago.it" (di cui risulta attualmente titolare la Multimedia Italia S.r.l., di Messina), chiedendo il trasferimento a proprio nome del dominio testé citato.

La resistente non ha presentato alcuna replica, pur essendo stata messa in grado di farlo.

4. Argomentazioni delle parti

Parte ricorrente afferma di essere unica titolare del marchio "Antago Yachts", marchio registrato anteriormente all'assegnazione del nome a dominio contestato.
A sostegno del proprio assunto la ricorrente deduce inoltre che:
- il nome a dominio contestato è sostanzialmente coincidente con la propria denominazione sociale e con il marchio "Antago Yachts" di cui essa è titolare;
- detto dominio, in ogni caso, è tale da indurre confusione rispetto al marchio poc'anzi citato;
- l'attuale assegnatario del nome a dominio non ha titolo in relazione ad esso, poiché unico titolare del marchio Antago e unico produttore delle imbarcazioni contraddistinte dal predetto marchio è la Cantiere Navale Antago S.p.a.
Di tutta evidenza, a dire di Antago S.p.a, sarebbe poi la malafede della resistente, la quale
emergerebbe ictu oculi dalle pagine stesse del sito www.antago.it

La resistente non ha presentato alcuno scritto difensivo, pur essendo stata debitamente posta in grado di farlo, secondo quanto previsto ex art. 5 Procedura di Riassegnazione.

5. Motivi della decisione

Una prima considerazione di carattere introduttivo.
Questo Collegio non ignora che, stando alla realtà delle Aule di Giustizia italiane, il nome a dominio (nonostante qualche isolata decisione di segno diametralmente opposto) è stato prevalentemente assimilato al marchio o all'insegna ed è stata ritenuta applicabile la normativa di cui al R.D. 11.06.1942 n.929.
Tuttavia, a parere dello scrivente Saggio, l'orientamento giurisprudenziale cui si è fatto cenno non ha attinenza alcuna con la procedura che ci occupa, che è un procedimento creato ad hoc per reprimere fenomeni di domain grabbing.
La procedura di riassegnazione, in altre parole, deve essere considerata come un'alternativa "differente", in tutto e per tutto, rispetto alla composizione giudiziale delle liti.

Orbene, fatta questa premessa, va rilevato che per ottenere la riassegnazione di un nome a dominio secondo la procedura amministrativa in oggetto, devono sussistere le seguenti tre condizioni (delle quali la prima e la terza vanno provate dal ricorrente):
* a) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome;
* b) il resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato;
* c) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.

1. SUL RISCHIO DI CONFUSIONE TRA IL NOME A DOMINIO CONTESTATO E IL MARCHIO DELLA RICORRENTE

Il presente Collegio osserva, innanzitutto, che la denominazione della società ricorrente, Cantiere Navale Antago S.p.a., contiene il termine "antago", che - com'è noto - corrisponde al nome a dominio contestato.
A ciò si aggiunga, poi, che:
a) il nome a dominio contestato è identico al cuore del marchio (Antago Yachts) di cui la ricorrente è titolare. Detto dominio, all'evidenza, è tale da indurre confusione rispetto al marchio poc'anzi citato. A nulla rileva, a parere dello scrivente Saggio, che tale marchio sia stato registrato all'estero ("Antago Yachts" è stato infatti registrato il 19.09.1999 al numero 99.20765 presso la Direction de l'Expansion Economique, Ministere d'Etat, Principaute de Monaco), dato che le vigenti Regole di Naming richiedono genericamente che il ricorrente vanti diritti su un marchio, indipendentemente dalla Nazione in cui questo è stato registrato.
Ed invero numerose decisioni relative a TLD "geografici" (come il caso che ci occupa) hanno disposto il trasferimento di nomi a dominio in favore di soggetti che avevano dato prova di essere titolari di marchi registrati in Paesi diversi rispetto allo Stato di registrazione del dominio contestato.
Vedasi - a titolo meramente esemplificativo - le seguenti pronunce, relative al ccTLD ".tv" (Isole Tuvalu, Oceania) nonché al ccTLD ".ws" (Western Samoa, Oceania): "gomaespuma.tv", Gomaespuma Producciones, S.L. v. Mr. Gerhard Huesler, Case No. DTV2001-0028; "Halifax.tv", Halifax plc v. Ian Hicks, Case No. DTV 2001-0012; "nasdaq.tv", The Nasdaq Stock Market Inc. v. Steve Grewal, Case No. DTV 2001-0001; "nokia.ws", Nokia Corporation v. Mr. David Wills, Case No. DSW 2001-0004);
b) il termine "antago" viene utilizzato dalla ricorrente nei propri depliant e nella comunicazione commerciale.

La condizione prevista dall'art. 16.6 a) delle Regole di Naming deve, pertanto, ritenersi soddisfatta.

2. INESISTENZA DI UN DIRITTO O TITOLO IN CAPO ALLA RESISTENTE SUL NOME DI DOMINIO

Avendo la ricorrente adempiuto all'onere probatorio di cui alla lettera precedente, sarebbe stato onere della resistente dare prova di un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure dell'esistenza di una delle circostanze dalle quali l'art. 16.6 u.c. Reg. Naming deduce la presunzione di un legittimo uso del resistente al nome a dominio contestato.

Invece, pur essendo stata debitamente posta in grado di contraddire, la resistente non ha fornito alcuno scritto difensivo a sostegno delle proprie ragioni.
E d'altronde, come già correttamente affermato in altre decisioni, il diritto o titolo del resistente al dominio registrato non può essere dato dalla mera registrazione (ancorché chi richiede l'assegnazione di un nome a dominio debba dichiarare nella L.A.R. di avere diritto o titolo al dominio medesimo), ma deve essere rilevato aliunde.
Ragionare diversamente significa rendere le presenti procedure "prive di senso", in quanto il ricorrente non potrebbe mai risultare vittorioso, perché mai sarebbe possibile soddisfare la condizione di cui si discute, la cui dimostrazione sarebbe preclusa dall'avvenuta registrazione (!).

Pertanto non può che ritenersi provato anche il requisito di cui all'art. 16.6 lettera b) delle Regole di Naming, ossia la mancanza di titolo da parte della resistente al dominio in contestazione.

3. REGISTRAZIONE E USO IN MALAFEDE DEL NOME DI DOMINIO

Ritiene il presente Collegio che, ai fini della procedura in esame, il temine "malafede" vada inteso nella sua accezione più ampia. Il che, per così dire, impone un'indagine "a 360°" sul comportamento del titolare del nome di dominio, al fine di indagare se emerga un "agire scorretto" di quest'ultimo, indice della sua consapevolezza di ledere diritti di terzi.

Coglie nel segno parte ricorrente quando afferma (e prova anche documentalmente) che sono le pagine stesse del sito a provare, ictu oculi, la malafede del resistente.
Ed in effetti il visitatore che capiti in tale sito (nella cui prima pagina fa bella mostra di sé il marchio "Antago Yachts") crede effettivamente di trovarsi nel sito ufficiale del Cantiere Navale Antago.
A dimostrazione di ciò, lo scrivente Saggio ritiene emblematico - a tacer d'altro...- il fatto che in tutte le pagine contenenti le "schede tecniche" degli yachts si trovi riportata l'esatta denominazione sociale della ricorrente, seguita dai reali recapiti: indirizzo, telefono, fax, posta elettronica...
Ed ancora, ad ulteriore conferma di quanto si va dicendo, dalla copiosa documentazione allegata si rileva che ogni imbarcazione prodotta dalla Antago viene presentata con una tal dovizia di indicazioni (fotografie, dettagli tecnici, ecc.) davvero inusuale per un sito che non sia quello ufficiale della Casa Produttrice. L'intero sito, in una parola, sembra stato predisposto col preciso intento di far credere all'ignaro visitatore di essere entrato nel sito ufficiale della società ricorrente.

Parallelamente, all'interno del sito non è dato trovare informazioni sulla società che ha registrato il dominio. Non un accenno, né un'utile indicazione sull'attività della resistente (che - lo si rileva per inciso - è società che fornisce servizi Internet, e dunque non un distributore Antago né, più in generale, un soggetto in qualche modo collegato col ricorrente).
Pare pertanto non azzardato ipotizzare che l'utilizzo del dominio contestato abbia come unico scopo quello di sfruttare parassitariamente il marchio Antago. Il che è evidentemente comportamento non improntato a buona fede.

Ed ancora: dalla documentazione allegata questo Collegio si è formato il convincimento che il nome a dominio "antago.it" sia stato registrato dalla Multimedia Italia al solo fine di impedire al titolare del corrispondente marchio di registrarlo; alla luce dell'orientamento formatosi presso alcuni enti accreditati ICANN, tale comportamento deve essere ritenuto di per sé prova della malafede della registrazione e dell'uso del nome di dominio (cfr. - ex multis - Pharmacia & Upjohn Company v. Moreonline: Case no. D2000-0134; Banco do Brasil S.A.V. v. Sync Technology: Case no. D2000-0727).

Risulta, poi, la circostanza che la Multimedia Italia S.r.l. sia assegnataria di molti nomi a dominio, tutti in nessun modo riferibili all'attività della resistente.
Detti domini (una ventina circa, tra cui : messinacalcio.it, circolotennisevela.me.it, ospedalepapardo.it, agriforserre.it, ferraripiscine.it) sono corrispondenti a realtà molto note a Messina, città dove la resistente ha sede.
Ciò sembra evidenziare un "disegno accaparratorio" posto in essere dalla Multimedia Italia; tuttavia, non avendo controparte depositato alcuna replica, non è dato sapere con certezza se dette registrazioni di nomi di dominio siano state effettivamente richieste con tale intento e se, quindi, anche la registrazione del nome di dominio "antago.it" ricada nell'ambito di questa manovra, così avvalorando (se non, fondando) la tesi dell'avvenuta registrazione e dell'uso in mala fede dello stesso.
Il saggio, ad ogni modo, al fine di valutare il comportamento complessivo tenuto dalla società resistente, non potrà non tenere conto anche di tale ultima circostanza in aggiunta a quelle sopra descritte.

Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, non può che ritenersi soddisfatta anche la condizione di cui all'art. 16.6 lettera c) delle Regole di Naming.

6. Dispositivo

Per i motivi sopra esposti, il Collegio accoglie il reclamo proposto e conseguentemente dispone il trasferimento del nome a dominio antago.it dalla Multimedia Italia S.r.l. alla Cantiere Navale Antago S.p.a.

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority Italiana perché le venga data esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 16.11 delle vigenti Regole di Naming e alla Naming Authority italiana.

Così deciso in Verona, 10 marzo 2002

3. Firma del Collegio

Dott. Luca Giacopuzzi

Autore: Arbitronline.it